摘要

　　本文认为，各国专利法设置了适应本国国情的先用权制度，很多方面可以供我国完善先用权制度参考。例如，无论是发达国家还是发展中国家，都设置了独立的先用权法律条款。域外国家在判断先用人的必要准备是否成立时，要求先用人有实施的意图。在判断先用权人是否超范围时，采用的是“事业目的”标准，而不是量化标准。本文指出，在判断是否超范围时，还应当从技术角度考察。如果先用权人变更了其在先实施的技术方案，将可能超出原有范围。

　　关键词：专利法;先用权;专利权;利益平衡;原有范围

　　将研究目光头投向域外，发达国家的专利制度经过长期实践检验，能够给我国完善专利制度提供有益借鉴。发达国家创新活动活跃，与其成熟的知识产权保护制度分不开。但也应看到，发达国家的专利制度根本目的是体现发达国家意志，服务于发达国家的利益，我国与发达国家的产业发展水平有明显差异，在参考发达国家做法时，不能忽略我国国情。本文将从比较法的角度对主要国家关于先用权制度的规定进行研究，旨在实现“他山之石”的目的。

　　一、域外先用权制度的现状

　　《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)规定：“各成员可以对专利赋予的专有权规定有限的例外，只要这种例外不会不合理地与对专利的正常利用发生冲突，也不会不合理地损害专利所有人的合法利益，同时考虑到第三方的合法利益”^[1]。这是各国先用权制度及各种限制专利权制度的国际法依据。

　　域外大多数国家都在自己的专利法律中设置了适应本国国情的先用权制度，一般涉及技术来源、必要准备、原有范围、转让及许可等方面，很多做法可以供我国完善先用权制度的参考。

　　(一)美国的先用权制度

　　美国是世界上少数长期实行先发明制的国家，专利权授予最先发明的人，因此在先发明制下先用权问题并不突出。但是，美国也并非完全没有先用权问题的争议。随着专利保护的客体的扩展，新纳入专利保护的技术领域突然出现了很多专利，而在此之前该技术领域中就已存在大量有效商业使用的方案，在这一背景下先用权争议日益受到关注。例如，商业方法一直被认为属于智力活动规则而被排除在专利保护之外。但在1998年的State Street案^[2]中，“联邦巡回上诉法院以判例的方式确认了商业方法可以受到专利保护”^[3]。为了平衡专利权人和社会公众的利益，避免由于商业方法的专利保护导致大量使用在先的社会公众的权益受损，美国国会在1999年制定了“在先使用抗辩法案”，用以限制新纳入专利保护客体的商业方法专利。

　　2011年美国修改了专利法，将先发明制改为先申请制。这意味着不仅商业方法专利可以适用先用权抗辩，其他所有专利也可以适用先用权抗辩。美国先用权制度主要规定在其《美国专利法》第二百七十三条中。按照该条规定，其先用权制度具有以下特点。

　　一是技术来源严格。其强调在先实施行为必须属于善意，还规定先用权技术方案不能来自于专利权人，甚至先用权技术方案也不得来自于与专利权人有合法利益关系的人。

　　二是时间要件更加严格。大多数国家的专利法规定，先用权的形成在专利申请日之前，或者专利有优先权的在优先权日之前。但《美国专利法》规定，主张先用权的人必须在专利有效申请日之前至少一年实际上已经善意地将该标的物付诸实施。

　　三是主体要件更加宽泛。其规定，可主张先用权的主体，不仅包括在先使用的行为人自己，还包括与其有股权关系的关联公司。但与我国相同，除了企业整体转让和继承，先用权人不可将其先用权进行转让和许可。

　　四是原有范围规定仅限于“事业目的”。按照《美国专利法》第二百七十三条的规定，并没有生产数量以及生产规模限制，甚至在不侵权的前提下，技术方案的改进也是被允许的。在先实施要有连续性，已经放弃使用的先用权人，不能够依据之前放弃的标的物主张先用权。

　　(二)德国的先用权制度

　　德国专利法与我国专利法有较大的相似性。我国《专利法》将发明、实用新型以及外观设计三种发明创造统一立法，而德国采用分别立法，包括《德国专利法》、《德国实用新型法》以及《德国外观设计法》。《德国专利法》第十二条、《德国外观设计法》第四十一条均涉及先用权制度的规定。按照这些条款的规定，德国先用权制度具有以下特点。

　　关于时间界限问题，《德国专利法》以专利申请日为界限确定先用权的形成时间，专利有优先权的，以专利优先权日为界限。在专利申请日或者优先权日之前的技术方案，才有可能主张先用权。

　　关于技术来源问题，《德国专利法》第十二条规定，如果申请人或者其任技术权利所有人在将技术方案披露给第三人时保留了日后专利授权的权利的，该第三人无权主张先用权。可见，按照《德国专利法》规定，直接或者间接来源于专利权人的技术方案，在权利人声明保留时，不得主张先用权。但这也对申请人或者前任技术权利所有人提出了要求，即必须事先声明保留权利。这一声明义务使得因技术来源问题而发生的先用权争议大大较少，值得借鉴。

　　关于必要准备是否需要考虑主观意图，《德国专利法》第十二条规定，先用人在做好必要的技术准备和必要的生产准备时，还需要有立即实施的意图。

　　关于原有范围，《德国专利法》着重强调场所。即先用权人可以在自己的工厂和车间继续实施，还可以在他人的工厂和车间继续实施。但先用权不可转让，除非涉及先用权人整体的转让和继承，这一点我国和德国相同。

　　(三)日本的先用权制度

　　日本同样采用对发明、实用新型以及外观设计进行分别立法。分别是《日本专利法》、《日本实用新型法》以及《日本外观设计法》。《日本专利法》第七十九条规定的“先使用的通常实施权”、《日本外观设计法》第二十九条规定的“先使用的通常实施权”均涉及先用权制度的规定。《日本实用新型法》第二十六条以准用的方式规定了实用新型专利的先用权问题。按照这些条款的规定，日本先用权制度具有以下特点。

　　针对“先使用的通常实施权”，《日本专利法》、《日本实用新型法》、《日本外观设计法》采用三个独立法律条款分别立法，并且《日本专利法》第七十九条与第七十七条规定的“专用实施权”、第七十八条规定的“通用实施权”并列设置。与我国《专利法》第七十五条在列举五项不视为侵犯专利权情形时，附带提出重要的先用权问题明显不同。

　　《日本专利法》也规定主张先用权的技术方案不能来自于专利权人。而且，其第三十条规定了“丧失发明新颖性的例外”规定的情形十分多样，既包括进行试验、 在刊物上发表、 通过电信线路公布，还包括在特许厅长官指定的学术团体所举办的研讨会上以书面方式发表等行为。因此，专利权人在专利申请之前六个月的上述公开行为不会导致其专利方案丧失新颖性。第三人在专利申请之前六个月从上述第三十条规定的情形中知悉的技术方案不得用来主张先用权抗辩。第三人在专利申请之前通过其他秘密途径得知的专利技术方案，也不得用来主张先用权抗辩。

　　关于必要准备包括技术要件、生产要件以及实施意图，《日本专利法》第七十九条规定的准备条件是“已经实施或者准备实施发明及业务的目的范围内”。“已经实施或者准备实施发明及业务”属于技术要件和生产要件。而“目的”则属于实施意图。

　　关于原有范围，包括营业范围以及技术范围。《日本专利法》规定仅限定营业范围，但不限定生产规模。在营业范围内先用权人可以扩大生产规模，但是先用权人不能变换先用权技术适用的技术领域或者商业范围。技术范围要求该技术方案不能超出原来范围。由于《日本专利法》第七十九条在规定“先使用的通常实施权”时，是以在先技术方案落入专利权保护范围的前提而展开的，原有技术范围应当包括与专利方案相同的技术方案以及与专利方案等同的技术方案。

　　二、域外先用权制度对我国的启示

　　各国先用权制度都在遵守TRIPS协议规定的基础上，依据本国国情对专利权进行了一定程度的限制。但各国基于不同的技术发展背景、产业发展水平、优势产业特点等因素考量，其专利制度各具特色，但都符合本国国情，致力于维护本国的技术优势以及促进本国产业的发展。上述域外国家关于先用权制度的规定，可以为我国《专利法》中先用权制度的完善提供参考与借鉴。

　　(一)采用单独条款立法

　　无论是《美国专利法》第二百七十三条、《德国专利法》第十二条、《德国外观设计法》第四十一条，还是《日本专利法》第七十九条、《日本外观设计法》第二十九条及《日本实用新型法》第二十六条，都是以单独法律条款的方式规定先用权制度。并且，这些法律条款，涉及先用权制度方方面面的具体规定。

　　不仅美国、德国、日本这些发达国家的专利法中有独立的法律条款用以规范先用权制度，即便是巴西、韩国、俄罗斯这些与我国发展程度比较接近的国家，其先用权制度也都是采用单独法律条款进行规范的。如《巴西工业产权法》第四十五条、《韩国专利法》第一百零三条、《俄罗斯联邦专利法》第一千三百六十一条。值得一提的是，《韩国专利法》与《俄罗斯联邦专利法》中也存在类似于我国《专利法》第七十五条的专利侵权例外情形的规定，均涉及临时过境、科研与实验性使用、行政审批等。由于采用了单独条款规范先用权问题，《韩国专利法》与《俄罗斯联邦专利法》涉及专利侵权例外情形的条款中没有提到先用权问题。可见，将我国《专利法》第七十五条中涉及先用权的条款删除，另行单独设置关于先用权的条款，在域外已经有成功的先例。

　　(二)技术来源问题

　　大多数国家都明确规定了先用权制度的技术来源问题。其中，《美国专利法》规定先用权的技术方案不能来自于专利权人或者与专利权人合法利益关系的人。按照《德国专利法》的规定，在权利人声明保留时，先用权的技术方案不能直接或者间接来源于专利权人。《日本专利法》也规定主张先用权的技术方案不能来自于专利权人。

　　我国在《专利法》第七十五条中没有涉及技术来源问题，《审理侵犯专利权案件司法解释》也仅从技术来源的合法性方面进行规定，排除非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的资格。但实际上，在先用权纠纷案件中，不谋而合地作出同样的发明创造的情形较少，因为一方面《专利法》第九条关于同样的发明创造的规定非常严格;另一方面，专利审查实践中申请人通过撰写方式的调整规避同样的发明创造的审查相对容易。大量涉及先用权纠纷的案例中，技术直接或者间接来源于专利权人的情形非常普遍。因此，关于技术来源问题的规定就非常必要。

　　(三)“技术准备”和“生产准备”

　　大多数国家“必要准备”要件都涉及“技术准备”和“生产准备”两个方面。

　　《美国专利法》还对这种准备设置了更为严格的时间要件，即主张先用权的人必须在专利有效申请日之前至少一年实际上已经善意地将该标的物付诸实施。《日本专利法》规定必要准备包括技术要件、生产要件以及实施意图。《德国专利法》规定的必要准备需要考虑有立即实施的意图。

　　按照《审理侵犯专利权案件司法解释》的相关规定，“技术准备”和“生产准备”两个方面，只需要满足一个条件即可。完成主要包含技术方案的技术图纸或者工艺文件的“技术准备”，或者完成生产资料如主要设备或者原材料的“生产准备”，均可以认为做好了必要准备。

　　(四)“原有范围”

　　大多数国家规定的“原有范围”规定仅限于“事业目的”，并没有生产数量以及生产规模限制，甚至在不侵权的前提下，技术方案的改进也是被允许的。《美国专利法》还要求在先实施要有连续性，已经放弃使用的先用权的人，不能够依据之前放弃的标的物主张先用权。我国先用权的“原有范围”关注生产规模，限制的是产量，但没有涉及技术方案的范围，没有涉及以等同方式改进先用权方案是否超范围的问题。

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　　[2]State Street Bank&Trust Co.V.Signature Financial Group，Inc.，149 F.3D 1368，47 USPQ 2nd 1569(1998).

　　[3]陈维国：《美国专利诉讼：规则、判例与实务》，知识产权出版社2014年版，第107页。