• 王文俊:商标续展代履行的实务思考
  • 作者:    日期:2023-03-21

近日,本人服务的一家公司,因商标续展申请收到国家知识产权局下发的《商标续展申请补正通知书》,补正内容如下:


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上述商标续展补正的主要背景是,委托人(原告方)与某公司(被告方)因商标权转让合同纠纷一案,经法院协调原被告达成民事调解书,确认被告应将相关商标转让过户至原告,但被告未履行该调解书,并另行申请了一件与调解书确认转让商标构成近似的新商标,该新商标因被告与第三方借款纠纷而被法院冻结(此案正在另行处理中)。原告就民事调解书已向申请法院强制执行相关商标的移转过户,但因存在构成近似的新商标需要一并转让,导致相关商标的移转过户申请未获国家知识产权局核准。


在此情形下,相关商标已经进入续展期(含续展宽限期),但该商标的注册人即被执行人怠于申请商标续展,可能导致该商标因超期未续展而被注销无效。为此,原告方以受让人名义向国家知识产权局提交商标续展申请,遂发生上文提及的续展补正事项,即需要申请人向法院申请并由法院出具《商标续展代履行裁定书》。商标续展代履行是非常极端的偶发现象,主要是指特定商标注册人(登记占有人)因怠于履行商标续展申请义务,可能造成特定商标因超期未续展注销的不利后果,相关利害关系人为了维护对特定商标享有的合法正当权利(权益),而向法院申请代履行,由法院出具商标续展代履行裁定书,并向国家知识产权局送达协助执行通知书,办理案涉商标的续展申请。


为此,本文主要探讨两个问题,分别是:一、如何向法院申请商标续展代履行裁定;二、如何在相关交易中防范商标续展代履行风险。


一、如何向法院申请商标续展代履行裁定


像本文所述案例一样,相关商标发生续展代履行相关情形时,有关的利害关系人应当向相关法院申请出具《商标续展代履行裁定书》,实务上向法院申请代履行时应详细陈述如下主要事项:


01、代履行申请人与被申请人


代履行申请人应当是对目标商标现有特定权利或权益的法人、其他组织或自然人,实务中主要表现为目标商标的受让人(已具备执行过户条件)、目标商标质权登记的质权人(一般为银行或担保公司)、目标商标被代持人。


代履行被申请人应当是目标商标的的注册人(所有人)。


02、代履行申请原因


根据商标法第四十条规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续。如果目标商标注册人没有在规定期限办理续展申请,利害关系人可以且应当向法院申请代履行并说明原因,包括目标商标注册人(所有人)怠于履行续展申请义务的情况说明,建议附上已协商但注册人仍然不履行或明确拒绝履行的证明材料,以及申请人对目标享有合法权利(权益)的生效法律文书,特别是经法院等有权部门作出已生效的判决书、裁定书、调解书,还包括国家知识产权局作出需要代履行裁定的《商标续展申请补正通知书》(如有)。


对目标商标享有权利(权益)的生效法律文书,在代履行申请之前尚未作出,应当向法院说明情况,特别是已启动相关案件程序,可以请求法院作出先予代履行裁定书。


03、应列明需要代履行的目标商标范围及其他必要事项


代履行申请中,申请人应当列明需要续展代履行的目标商标范围,以及商国家知识产权局要求提交代履行裁定的截止日期(根据补正通知送达日期推算),,并与法院持续沟通跟进提交,确保代履行裁定能在截止日之前提交至国家知识产权局。


04、代履行申请的管辖法院


根据民事诉讼法相关规定,申请人应当向受理目标商标争议的法院(含强制执行)提出代履行申请,实务中主要是目标商标注册人所在地有管辖权的法院。


二、如何在相关交易中防范商标续展代履行风险


利害关系人与目标商标的注册人(占有人)发生相关交易之前,应当充分评估注册人怠于办理商标续展申请的风险,并在相关交易协议中明确约定目标商标注册人(占有人)怠于续展的违约责任,以及让目标商标注册人(占有人)出具关于商标续展代履行的授权书,以及按照国家知识产权局规范书式填写商标续展申请的代理委托书等商标续展需要的必要文书,特别是上文提及的商标转让交易、商标代持交易、商标质押担保交易等涉及商标的交易场景。


实践中,涉及相关商标交易的相对方,应当密切关注监测目标商标的专用权期限,如发现相关商标即将进入或已经进入商标续展期限,应当及时与注册人沟通办理续展申请事宜;如果注册人怠于履行(含拒绝履行),相对方作为利害关系人应当及时向法院提交商标续展代履行的申请,并顺利完成商标续展,在涉及目标商标的争议依法解决之前,务必确保目标商标的合法有效。


作者简介


王文俊


北京德和衡律师事务所合伙人


王文俊律师,北京德和衡律师事务所知识产权部主任、知识产权业务中心副总监,专注于企业商标等知识产权法律服务,先后服务国内外百余家企业,累计承办了数千件各类商标案件,在企业知识产权战略、商标境内外注册布局、商标评审案件、商标授权确权诉讼案件、商标侵权维权诉讼案件、商标合同违约类诉讼案件、商标行政查处案件、商标评估质押、商标运营、商标许可授权、商标并购、知识产权合规、知识产权尽调等多方面积累了非常丰富的办案经验,熟悉企业商标日常运营管理,擅长以统筹的思维,综合解决企业各类疑难复杂的商标问题。


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